Rb Amsterdam, 6 april 2012 – NedPho vs NedSo
Hof Den Haag 27 maart 2012 – Night of the Proms vs The Classical Proms
Alhoewel veel muziekrechtgeschillen over lichte muziek gaan, hebben orkesten ook wel eens ruzie.
NedPho – NedSo
Zo procedeerde de in Amsterdam gevestigde stichting Nederlands Philharmonisch Orkest (1963) onlangs tegen de uit Enschede afkomstige stichting Nederlands Symfonieorkest. Dit laatste orkest stond jarenlang bekend onder de naam ‘Orkest van het Oosten’ (1994). Het orkest maakte haar besluit tot een officiële naamswijziging in ‘Nederlands Symfonieorkest’ bekend op 19 oktober 2011. Reden daarvoor was de uitbreiding van haar werkzaamheden tot heel Nederland in plaats van uitsluitend het Oosten. Het Orkest gaf aan ook de afkorting ‘NedSo’ te zullen gebruiken. Het NedPho is de hoofdbespeler van het Concertgebouw in Amsterdam en bovendien het vaste begeleidingsorkest van De Nederlandse Opera.
Afspraken
Van belang in deze zaak zijn de door partijen in 1996 gemaakte afspraken, toen bleek dat het Orkest van het Oosten in het buitenland zou gaan toeren onder de naam ‘Netherlands Symphony Orchestra’, een naam die volgens het NedPho wel heel erg leek op de door haar gebruikte naam in het buitenland, te weten ‘Netherlands Philharmonic Orchestra’. Er kwam een compromis uit de bus, waarbij het Orkest van het Oosten beloofde de Engelstalige aanduiding slechts sporadisch te zullen gebruiken (het orkest kwam vrijwel nooit in het buitenland), de Engelstalige naam zou niét worden gebruikt in het Nederlands taalgebied en waarbij zij aangaf steeds de woorden ‘based in Enschede’ te zullen toevoegen aan de naam. Bovendien hanteerden beide orkesten duidelijk verschillende logo’s.
Het NedPho beriep zich in het kort geding dat volgde, op de nakoming van deze afspraken, maar ook op haar merkrechten uit 1987 en 2005 en op haar oudere handelsnaamrechten. Het NedPho verzocht de voorzieningenrechter de naamswijziging te verbieden, met name voor gebruik in het Nederlands taalgebied.
Bevoegdheid
Alhoewel het NedSo in Almelo is gevestigd, verklaarde de Amsterdamse rechter zich bevoegd omdat de gestelde inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten onder meer in Amsterdam plaatsvindt, doordat het NedSo haar naam in heel Nederland en dus ook in Amsterdam gebruikt. Het staat eisers in zo’n geval dus min of meer vrij om een rechtbank ‘naar keuze’ uit te kiezen.
Nakoming
Partijen legden de in 1996 gemaakte afspraken beide anders uit. Het NedSo voerde met name aan, dat de afspraken zagen op gebruik in het buitenland en dat er tussen partijen geen enkele afspraak over gebruik in Nederland was gemaakt. Welke interpretatie van een afspraak de juiste is, hangt af van de zgn. Haviltex-maatstaf. Het gaat dan om de ‘zin die partijen gegeven de omstandigheden over en weer redelijkerwijs mochten toekennen aan hetgeen in de correspondentie staat verwoord en waarvan nakoming wordt gevorderd op hetgeen zijn te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten’. De rechter vond echter in dit geval, dat daarvoor nader onderzoek was vereist, waarvoor in het kort geding geen plaats is. Een kort geding is immers een ordemaatregel die op korte termijn wordt getroffen totdat de rechter in een bodemprocedure alsnog over de zaak heeft beslist.
Merk- en handelsnaamrechten
Alhoewel de naam Nederlands Philharmonisch Orkest hoofdzakelijk beschrijvend van karakter is en beschrijvende merken nietig zijn, kan inburgering van een merk deze nietigheid tegengaan. Maar er moet dan wel écht sprake zijn van een ‘bekend merk’. De rechter nam in het kort geding aan, dat daarvan in dit geval inderdaad sprake kon zijn. Vervolgens werden de totaalindrukken van beide merken ‘rekening houdend met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk, bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten of diensten’ met elkaar vergeleken door de rechter.
De rechter oordeelde dat de totaalindrukken van beide merken te verschillend waren om tot verwarring te kunnen leiden en baseerde dat vooral op het kenmerkende woord ‘Philharmonisch’ in de naam van het NedPho dat in de naam van het NedSo niét voorkwam. ‘Philharmonisch’ en ‘Symfonisch’ stemmen wél begripsmatig met elkaar overeen, maar dat is niet voldoende. De rechter was bovendien niets gebleken van enig ‘ongerechtvaardigd voordeel trekken uit’ of ‘afbreuk doen aan’ het onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk van eiseres door gedaagde.
Van een inbreuk op het handelsnaamrecht van eiseres was volgens de rechter evenmin sprake doordat er bij het publiek geen verwarring tussen beide namen was te duchten. Daar was simpelweg niets van gebleken.
Vervolgens werden de gebruikte afkortingen beoordeeld, en daarop sneuvelde de zaak voor het NedSo toch nog. De rechter oordeelde dat de aanduiding ‘NedSo’ zodanig overeenstemt met ‘NedPho’ dat verwarring te duchten is en het orkest daardoor inbreuk maakt op het merkrecht NedPho’. Het orkest beloofde daarop in de toekomst alleen nog de afkorting ‘NedSym’ te zullen gebruiken.
Night of the Proms
Dat het beschikken over een merkrecht niet alleen rechten, maar ook verplichtingen met zich meebrengt, blijkt uit de zaak die is gevoerd tussen Amsterdam Classics BV en PSE België. PSE België beschikt sinds 1987 over een woordmerk ‘Night of the Proms’. Op basis van dit woordmerk had PSE zich met succes verzet tegen de inschrijving van het merk ‘The Classical Proms’ op 1 december 2009 door Amsterdam Classics BV. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft daarvoor een speciale procedure. Een houder van een ouder merk kan binnen twee maanden na een depot van een nieuw merk schriftelijke oppositie instellen tegen de inschrijving van dat nieuwere merk. Deze oppositieprocedure was met succes doorlopen door PSE. Het Bureau oordeelde dat sprake was van een merk met een grote bekendheid en dat sprake was van gevaar voor verwarring.
Maar Amsterdam Classics liet het daarbij niet zitten en ging in beroep bij het Hof in Den Haag. Zij voerde daarbij onder meer aan, dat er talloze andere ‘proms’ waren waartegen PSE België nooit was opgetreden, zoals ‘Proms in de Peel’, ‘Max Proms’, ‘Love Proms’ etc. etc. Doorgaans helpt zo’n argument niet: indien je voor het door rood licht rijden met de fiets wordt bekeurd in Amsterdam, kun je deze bekeuring niet afwenden door te roepen dat in Amsterdam toch alle fietsers door rood licht rijden. Dat is wel waar, maar doet aan de eigen inbreuk niets af.
In het merkenrecht werkt dit argument echter wél. Het Hof oordeelde namelijk dat door het niet of nauwelijks optreden tegen merkinbreuken door PSE, er verwatering van het merk was opgetreden en de merken van PSE minder onderscheidende kracht hadden gekregen. Het Hof meende dat de merken van PSE in de Benelux daardoor niet (langer) ‘algemeen bekend’ waren en dat een aanmerkelijk deel van het grote publiek de merken niet noodzakelijkwijs in verband zullen brengen met PSE als aanbieder van evenementen. Eerder met bijv. de BBC als organisator van ‘Proms’ in London.
Doordat PSE haar merkrechten niet consequent en stelselmatig heeft gehandhaafd tegen inbreukmakers, is zij haar merkrecht in de Benelux inmiddels vrijwel volledig kwijt. Dat geldt uiteraard niet voor het logo ‘Night of the Proms’ maar wel degelijk voor het woordmerk ‘Night of the Proms’. Merkhouders krijgen door het deponeren van een naam als merk dus niet alleen een exclusief recht op een aanduiding, maar daar horen ook verplichtingen bij wil het merk op termijn overeind blijven.
